Mediazione e Proprietà Industriale: una risorsa low-cost per le imprese che gli avvocati non percorrono.

E’ al vaglio la possibile integrazione della normativa sulla mediazione che ha lasciato finora fuori dall’obbligatorietà le controversie commerciali in materia di proprietà industriale.

Le vicende relative a marchi e brevetti possono accedere alla mediazione facoltativa che quasi mai, tuttavia, viene praticata tanto dagli studi di consulenza, quanto dagli avvocati specializzati e che invece risolverebbe al massimo in soli tre mesi vicende farraginose con risparmi consistenti di costi senza contare i benefici sotto il profilo personale del superamento del logorìo psicologico da causa, oltreché i vantaggi nei rapporti commerciali e interpersonali tra operatori economici che potrebbero non voler compromettere definitivamente eventuali relazioni. Si tratta forse dell’unico mezzo che, fuori dai contesti di puro tecnicismo degli Uffici nazionali e internazionali di registrazione dei marchi e fuori dalla stretta osservanza delle normative, – a volte corrette o diversamente valutate sulla base di interpretazioni e rappresentazioni giustizialiste o predatorie, – può combinare interessi apparentemente inconciliabili e contrapposti e dirimere conflitti che il tempo e l’aggressività spesso ingigantisce e gonfia a danno dell’economia e del lavoro. D’altronde, la mediatrice avv. Bianchi conferma nel blogconciliazione.com come “nelle materie che riguardano la Proprietà Intellettuale, che, rispetto a molti settori, implicano un’elevata incertezza circa le probabilità di successo di un procedimento giudiziario, è possibile, con l’intervento del mediatore, approdare a soluzioni amichevoli che tengano debito conto degli interessi commerciali delle parti”. Degli interessi commerciali sicuramente, ma anche degli investimenti e del contesto operativo in cui le vicende si svolgono.

Non sempre, infatti, ci troviamo di fronte ad un pericoloso contraffattore, non sempre ci troviamo di fronte a posizioni nettamente difendibili, oppure può accadere che il legittimo titolare del diritto abbia scarsa possibilità probatoria, o magari voglia ottenere risultati immediati concertati piuttosto che sobbarcarsi dei costi e dei tempi di una causa.

Altra alternativa alle procedure giudiziali è certamente l’arbitrato che, tuttavia comporta costi di un certo livello.

In una discussione dottrinale nel 2010 tra luminari del diritto industriale si sono confrontate le teorie del Prof. Vanzetti e del Prof. Sena (cfr. Rivista di diritto industriale n. 3/2010), ritenendosi che la mediazione, come congeniata nel D.Lgs. 28/2010, escludesse la proprietà industriale che riguarda beni immateriali .

Partendo dalla sentenza del 1929 sul Martini cocktail il Prof. Vanzetti sottolineava come l’azione di contraffazione di un marchio venisse definita reale “ con riferimento assai più all’assolutezza (“fine a se stessa”) che non a una realità propriamente intesa” (p. 176). Dello stesso avviso la sentenza n.°5439/2015 del 29.4.2015 del Tribunale di Milano che ha sostenuto che: “I diritti di proprietà intellettuale non possono essere assimilati alla categoria dei diritti reali in virtù di due considerazioni: da un lato, alla nozione “proprietà” intellettuale va attribuito un significato sui generis, che si distanzia dalla nozione di proprietà di tradizione romanistica, avvicinandosi piuttosto a quella mutuata dagli ordinamenti dei paesi anglosassoni (e nei TRIPS). Tale concetto di proprietà non richiama la categoria romanistica del “dominium“, bensì quella di “property”. Quest’ultima è nozione più elastica, estesa fino a ricomprendere anche i diritti derivanti da diritti di credito; d’altro lato, i diritti di proprietà intellettuale, pur essendo caratterizzati dall’assolutezza erga omnes, non sono dotati della materialità dell’oggetto, ossia della res che caratterizza invece i diritti reali. La distinzione concettuale tra diritti di proprietà intellettuale e diritti reali comporta che alla tutela dei primi non è applicabile la condizione di procedibilità del previo ricorso al procedimento di mediazione introdotto dal D. lgs. 28/2010.”
La vicenda tuttavia verteva più propriamente su problematiche relative al diritto d’autore e non ammette solo la mediazione obbligatoria. Eppure, però, se la mediazione si applica ai diritti reali ovvero sulle cose (dal latino res, rei) l’art. 810 c.c. chiarisce (e vale pure per i domini internet) che beni sono le cose che possono costituire oggetto di diritti. Il marchio può costituire oggetto di diritto, oggetto di pegno, oggetto di cessione, di disposizione testamentaria, di licenza che rientra nello schema “locatizio”, come afferma anche il Prof. Cartella che conclude nel suo scritto “La Mediazione obbligatoria nel Processo Industrialistico” chiarendo che: “quindi, titoli e diritti di proprietà industriale, nonché i diritti sulle opere dell’ingegno paiono riconducibili alle categorie elencate nella norma sulla mediazione obbligatoria”. Tuttavia, le perplessità sollevate dallo studioso riguarderebbero gli aspetti morali dei diritti di proprietà industriale e il procedimento un po’ “alla buona e senza formalità”.

Dalla nostra esperienza ormai navigata in mediazioni industrialistiche abbiamo sperimentato che le metodologie seguite dai mediatori e la regola della parola sono capaci di mettere fine ad annose “faide”: sperimentare per credere.

Sulla stessa via è anche l’Euipo di Alicante che con propri mediatori interni promuove nelle vicende che vedono coinvolti i marchi dell’Unione Europea le mediazioni nella fase successiva alla procedura di opposizione, ovvero in fase di impugnazione, mostrando proprio l’interesse a voler valorizzare gli interessi economici reali delle parti. Mr. Bartos, mediatore EUIPO, infatti così si esprime al riguardo: “Mediation aims to help  the parties to put their interests first and not the law. Often, there is something hidden below the surface which does not allow negotiations to be successful. During mediation, the Mediator will help the parties to understand their interests and to find an agreement; the Mediator does not propose any solutions, he/she is just vehicle to communicate and to test results, based on an agreement or based purely on law”.

E’ come se il mediatore favorisse e facesse emergere, come in una seduta psicanalitica, il reale interesse delle parti semplicemente aspettando che ciò che è sul fondo salga gradualmente, tramite il dialogo, sulla superficie dell’acqua e si riveli.

Ancora marchi deboli e capacità distintiva: canta ancora il canto rosso

 Con decisione del 22.2.2017 nell’opposizione n.815/2012 una nota produttrice di spumanti M. si è vista rigettare le proprie pretese che volevano respingere dalla registrazione il marchio italiano “CANTO ROSSO DEI SENSI” sulla base del proprio precedente segno distintivo “CANTI”.

L’UIBM ha chiarito che l’aggettivo “Rosso” indicherebbe un colore associato al termine generico “Canto” e l’unico elemento distintivo ricadrebbe nel patronimico SENSI. Confortata da numerosa giurisprudenza nazionale ed europea (C-251/95, T-718/14; UIBM opp.n.°807/13; UIBM, n.14222/12; Comm. Ricorsi UIBM sent. 13/13; Tribunale di Torino ord.9.8.2013 (Allure) l’Ufficio ha chiarito che : “l’impressione del consumatore è che percepisce tutto l’insieme e non i dettagli”, pertanto “le differenze riscontrate, quali la stilizzazione globale, la struttura e la combinazione dei colori nel marchio contestato, rendono tale marchio nel suo complesso assolutamente diverso dal marchio anteriore, che consiste in un unico elemento denominativo.”

Invece, ha sottolineato come anche in caso di identità dei prodotti (enologici in questo caso) la scarsa somiglianza dei marchi non fosse compensata dall’identità della classe 33, sostenendo che:“il rischio di confusione deve essere escluso, in quanto il pubblico di riferimento sarà in grado di distinguere con sicurezza i marchi, anche in relazione a prodotti identici, senza alcun rischio di supporre che tali marchi possano essere ricondotti alla medesima origine aziendale o ad imprese economicamente collegate tra loro.”

Si impone, così, anche alle aziende un onere di costruirsi una più attenta esperienza comunicativa.

  Il caso Zorro

Con sentenza n.° 1681/2016 del 21.6.2016 il Tribunale di Bologna, sez.spec.Impresa ha trattato in maniera molto articolata le problematiche derivanti dall’uso/registrazione di un dominio internet contenente il nome di un personaggio notorio “Zorro”, nonché il titolo stesso dell’opera letteraria individuando la tipologia di tutela del legittimo titolare all’uso del nome barcamenandosi tra le normative sul diritto d’autore, sul diritto dei marchi facendo cenno anche al principio dell’unitarietà dei segni distintivi, nonché alla concorrenza sleale.

Fatto: Convenuta da una società statunitense che deteneva sia i diritti d’autore sulle opere e sul personaggio del celebre spadaccino e paladino dei deboli Zorro, nonché numerose registrazioni di marchio a vari livelli, una azienda di consulenza pubblicitaria del nord Italia si è dovuta difendere per aver registrato il nome a dominio zorro.it.

La società italiana sosteneva di non svolgere attività di concorrenza, di non aver utilizzato il sito nemmeno per scopi pubblicitari, la differenza di servizi svolti e di non aver tratto vantaggio dalla registrazione, oltre al fatto che prima della notifica della citazione il sito fosse già stato cancellato.

Diritto: Il Giudice ha ritenuto che sotto il profilo del diritto d’autore (art.100) la tutela per violazione dello stesso non sussistesse perché il titolo non può essere riprodotto su altra opera, ma un dominio non è un’opera d’ingegno.

Allora la tutela andava rintracciata sotto altro profilo, anche perché la giurisprudenza riconosce il titolo di un giornale, di un’opera, ecc. come marchio. Sotto questo profilo intanto l’art. 8 cpi impedisce la registrazione o uso di marchi già preusati in campo artistico o individuanti personaggi noti senza il consenso dell’avente diritto, e ciò vieta anche l’art. 20 cpi quando recita che non è possibile l’utilizzo di marchio rinomato altrui anche per prodotti affini in modo da trarre indebito vantaggio o pregiudichi il valore commerciale del primo. Inoltre, l’art. 22 cpi vieta l’utilizzo anche come nome a dominio di un segno precedentemente utilizzato da altri come ditta, marchio o altro segno distintivo in ambito economico.

Tuttavia, il Tribunale non tutela Zorro come marchio rinomato non rinvenendo nelle modalità d’uso del dominio – per la verità si rilevava mera registrazione e il sito era vuoto (viene da chiedersi se contraffazione possa seriamente sussistere dal momento che in ambito di marchi la mera registrazione non vale uso e anche qui c’è stata solo registrazione e poi il sito è stato cancellato) – alcun agganciamento, né detrimento del marchio altrui, ma la tutela viene riconosciuta solo rilevando un rischio di confusione tra i segni perché il marchio Zorro era stato registrato in classe 38 in ambito pubblicitario e la convenuta svolgeva attività pubblicitaria, anche a livello meramente potenziale. Per lo stesso motivo riconosce l’esistenza di una concorrenza sleale confusoria (art. 2598.1 c.c.), ma nega il danno ritenendo che questo vada dimostrato caso per caso e non sia in re ipsa e la mera confondibilità senza una contestualizzazione e una individuazione dei parametri contabili cui ancorare il danno era certamente priva di senso.

Pertanto, pur confermando il diritto dell’Attrice compensa le spese e rigetta le domande di danno.

Compagnie Generale des Establiss. Michelin c. Pacharapatr W-Panel WIPO-Case N.° D2016-2465 del 13.1.2017

La Michelin presenta domanda per il trasferimento di nome a dominio TYRE.PLUS da una società thailandese a proprio nome dal momento che era confondibile con un proprio servizio svolto in particolare in Thailandia, il quale chiamandosi TYREPLUS era un network in cui rivenditori indipendenti di ruote Michelin offrivano servizi automotive a prezzi competitivi in accordo e con il consenso del dealer autorizzato per la Thailandia della Michelin e rappresentava di avere un dominio contenente la medesima parola TYREPLUS.

L’arbitro verifica la titolarità dei domini, il fatto che il dominio della controparte non fosse realmente operativo, ma verifica anche che questa non avesse diritti preesistenti o altri motivi per tale utilizzo e trasferisce il dominio alla richiedente. In qualche modo ipotizzando un domain grabbing o cybersquatting.

D’altronde la giurisprudenza italiana ha rinvenuto la malafede (RG80627/2012 del 26.3.2015 Trib. Milano) nel caso in cui un operatore pubblicitario che acquisti nomi a dominio per cessione non verifichi l’esistenza di valide registrazioni o diritti di terzi prima di acquistare i domini, non riscontrandosi esimenti di ignoranza.

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